25.06.2013 · IWW-Abrufnummer 131993
Bundesgerichtshof: Urteil vom 05.12.2012 – I ZR 85/11
a)Der Antrag auf Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils geht weniger weit als der Antrag auf Einwilligung in die Löschung der vollen Firma; dagegen geht der Antrag auf Unterlassung der Nutzung eines Firmenbestandteils weiter als der Antrag auf Unterlassung der Nutzung der vollen Firma (Bestätigung von BGH, Urteil vom 6. Juli 1973 - I ZR 129/71, GRUR 1974, 162 - etirex; Urteil vom 26. September 1980 I ZR 69/78, GRUR 1981, 60 - Sitex; Urteil vom 3. November 1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117 = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; Aufgabe von BGH, Urteil vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95, GRUR 1998, 165 = WRP 1998, 51 - RBB; Urteil vom 14. Oktober 1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel; Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II; Urteil vom 31. Juli 2008 I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III).
b)Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.
c)Ergibt sich bei der Prüfung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke oder der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren, Dienstleistungen oder Zeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke oder eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Waren, Dienstleistungen oder Zeichen, ist diese Durchschnittlichkeit nicht weiter nach "schwach durchschnittlich", "normal durchschnittlich" und "stark durchschnittlich" abzustufen.
d)In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung, liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen.
e)Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so kann im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ersatzlos gelöscht werden, wenn die Ware von dem anderen Oberbegriff erfasst wird (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. Juni 1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647 = WRP 1978, 813 - TIGRESS).
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler für Recht erkannt:
Tenor:
Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 8. April 2011 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Abweisung der Klage bestätigt hat.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Tatbestand
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Die Klägerinnen benutzen die Geschäftsbezeichnungen "Culinaria BioFeinkost GmbH" (Klägerin zu 1) und "Culinaria Delikatessen-Service AG" (Klägerin zu 2).
2
Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der deutschen Wort-Bildmarke Nr. 1023015 "Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH", die mit Priorität vom 28. November 1980 für
Saucen, einschließlich Salatsaucen, sämtliche Waren als Feinkost,
eingetragen ist.
3
Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 39808411.4 "Culinaria", die mit Priorität vom 17. Februar 1998 für
Fleisch- und Wurstwaren,
sowie
Backwaren, kombiniert mit Fleisch- und Wurstprodukten,
eingetragen ist und der am 24. Januar 2001 angemeldeten und am 2. April 2001 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30104528.3 "Culinaria" für
Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen.
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Die Beklagte zu 1 ist eine Kommanditgesellschaft, deren Geschäftsgegenstand in der Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere der Verwaltung von Markenrechten, besteht. Sie ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 39870982.3 und der deutschen Wort-Bildmarke Nr. 39958562.1 "Villa Culinaria", die mit Priorität vom 1. Dezember 1998 und 16. September 1999 jeweils für
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fruchtmuse; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Kühleis
eingetragen sind. Die Beklagten zu 2 und 3 sind aufgrund von Lizenzverträgen mit der Beklagten zu 1 zur Benutzung der Bezeichnung "Villa Culinaria" berechtigt. Die Beklagte zu 2 führt die Firma "Villa Culinaria Hamburg GmbH". Der Beklagte zu 4 ist Geschäftsführer der Komplementärin der Beklagten zu 1 und der Geschäftsführer der Beklagten zu 2.
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Die Klägerinnen machen geltend, zwischen ihren Marken "Culinaria" und Geschäftsbezeichnungen einerseits sowie den Marken "Villa Culinaria" und der Geschäftsbezeichnung der Beklagten andererseits bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne der § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG. Sie nehmen die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht sowie Löschung der Marken und des Unternehmenskennzeichens in Anspruch.
6
Die Klägerinnen haben - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - zuletzt beantragt (Klageantrag zu I), die Beklagten zu verurteilen,
1. | es zu unterlassen, |
2. | die Beklagte zu 1: in die Löschung der Marken "Villa Culinaria", die unter den Nummern 39870982.3 und 39958562.1 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen sind, einzuwilligen; |
3. | die Beklagte zu 2: in die Löschung des Firmenbestandteils "Culinaria" gegenüber dem zuständigen Registergericht einzuwilligen. |
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Darüber hinaus haben die Klägerinnen die Beklagten auf Auskunftserteilung (Klageantrag zu II) und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht (Klageantrag zu III) in Anspruch genommen.
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Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen. Sie haben - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - Widerklage gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung ihrer Marke Nr. 30104528.3 wegen Nichtbenutzung erhoben. Sie haben zuletzt beantragt,
die Klägerin zu 2 zu verurteilen,
in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Num -mer 30104528.3 eingetragenen Deutschen Marke "Culinaria" für die Waren Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurstund/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen einzuwilligen.
9
Die Klägerinnen haben beantragt, die Widerklage abzuweisen.
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Das Landgericht (LG Köln, Urteil vom 22. September 2010 - 84 O 20/09, [...]) hat die Klage abgewiesen und die Klägerin zu 2 auf die Widerklage unter Abweisung der weitergehenden Widerklage (hinsichtlich der Ware "Pizza") verurteilt
in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Num -mer 30104528.3 eingetragenen Deutschen Marke "Culinaria" für die Waren tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen, einzuwilligen.
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Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerinnen ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln, Urteil vom 8. April 2011 - 6 U 179/10, [...]).
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Die Klägerinnen verfolgen mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, ihre zuletzt gestellten Klageanträge mit der Maßgabe weiter, dass der Klageantrag zu I 3 lautet:
Die Beklagte zu 2 zu verurteilen, in die Löschung ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Villa Culinaria Hamburg GmbH" gegenüber dem zuständigen Registergericht einzuwilligen.
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Hilfsweise stellen sie den Klageantrag zu I 3 in der Fassung, in der sie ihn beim Berufungsgericht gestellt haben. Zum anderen erstreben die Klägerinnen die vollständige Abweisung der Widerklage.
Entscheidungsgründe
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A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Löschung seien nicht begründet, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den zwischen den den Bestandteil "Culinaria" enthaltenden Marken und Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen einerseits und den Marken "Villa Culinaria" der Beklagten andererseits bestehe. Dagegen sei der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch der Beklagten gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung der Marke "Culinaria" hinsichtlich der Ware "tiefgekühlte Snacks" begründet, weil die Marke insoweit nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:
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Der Marke Nr. 39808411.4 "Culinaria" der Klägerin zu 2 komme für Nahrungsmittel nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu. Die Warenähnlichkeit sei hoch. Zwischen der Marke "Culinaria" der Klägerin zu 2 und den Marken "Villa Culinaria" der Beklagten bestehe eine schwach durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheide somit aus. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Angesichts der nur schwachen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und der nur geringen Zeichenähnlichkeit habe der Verkehr keinen Anlass, auf wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen der Unternehmen zu schließen. Aufgrund dieser Erwägungen scheide auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH" der Klägerin zu 1 und den Marken "Villa Culinaria" der Beklagten aus. Entsprechendes gelte für die Verwechslungsgefahr zwischen den Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen "Culinaria BioFeinkost GmbH" und "Culinaria Delikatessen-Service AG" und den Marken der Beklagten.
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Die Klägerinnen hätten eine rechtserhaltende Benutzung der Marke Nr. 30104528.3 "Culinaria" der Klägerin zu 2 für "tiefgekühlte Snacks" nicht dargelegt. Die Verwendung der Marke für "Pizza" stelle keine rechtserhaltende Benutzung für "tiefgekühlte Snacks" dar, weil es sich um deutlich unterschiedliche Nahrungsmittel handele.
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B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerinnen hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Klage richtet; soweit sie sich gegen die Stattgabe der Widerklage wendet, bleibt sie ohne Erfolg. Die Revision ist uneingeschränkt zulässig (dazu I). Die Klage ist hinreichend bestimmt (dazu II); sie kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht abgewiesen werden (dazu III). Die Widerklage ist dagegen begründet (dazu IV).
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I. Die Revision ist - anders als die Revisionserwiderung meint - uneingeschränkt zulässig. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils lautet "Die Revision wird zugelassen". Er enthält keine Beschränkung der Revisionszulassung. Das Berufungsgericht hat die Zulassung der Revision damit begründet, es sei noch nicht geklärt, unter welchen Voraussetzungen bei einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines übereinstimmenden Zeichenbestandteils eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben sei; darüber hinaus sei offen, wie weit der sogenannte gleiche Warenbereich im Rahmen einer rechtserhaltenden Benutzung einer Ware reiche. Diese Begründung bezieht sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sowohl auf die mit der Klage verfolgten Ansprüche als auch auf den mit der Widerklage erhobenen Anspruch. Im Übrigen reicht allein die Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision nicht, um von einer nur beschränkten Zulassung des Rechtsmittels auszugehen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 Rn. 12 - Seilzirkus; Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 45/11, GRUR 2012, 949 Rn. 16 = WRP 2012, 1086 - Missbräuchliche Vertragsstrafe, jeweils mwN).
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II. Die Klage ist zulässig und insbesondere hinreichend bestimmt.
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Ein Kläger, der ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet, verstößt zwar gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt genug zu bezeichnen, wenn er dem Gericht im Wege der alternativen Klagehäufung die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt (BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 6 bis 12 - TÜV I). Im Streitfall liegen insoweit unterschiedliche Streitgegenstände vor, als jede der Klägerinnen ihre Ansprüche sowohl aus ihrer Marke als auch aus ihrer Geschäftsbezeichnung herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 32 = WRP 2012, 716 - OSCAR; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 18 = WRP 2012, 1392 - Pelikan).
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Ein Kläger kann jedoch dem Bestimmtheitsgebot noch in der Revisionsinstanz nachkommen, indem er durch Angabe der Reihenfolge, in der er die Rechte aus den verschiedenen Kennzeichen geltend macht, von der alternativen zur eventuellen Klagehäufung übergeht (vgl. BGHZ 189, 56 Rn. 13 - TÜV I; BGH, GRUR 2012, 1145 Rn. 23 - Pelikan). Die Klägerinnen haben in der Revisionsinstanz erklärt, die Klägerin zu 1 stütze ihre Klage in erster Linie auf ihre Geschäftsbezeichnung "Culinaria BioFeinkost GmbH" und hilfsweise auf ihre Wort-Bildmarke Nr. 1023015 "Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH", die Klägerin zu 2 stütze ihre Klage in erster Linie auf ihre Wortmarke Nr. 39808411.4 "Culinaria" und hilfsweise auf ihre Geschäftsbezeichnung "Culinaria Delikatessen-Service AG".
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III. Die Klage kann im Umfang der mit der Revision noch weiterverfolgten Anträge mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht abgewiesen werden.
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1. Die Erklärung der Klägerinnen, der Klageantrag zu I 3 werde dahingehend modifiziert, dass die Löschung der konkret benutzten Firma "Villa Culinaria Hamburg GmbH" der Beklagten zu 2 und nicht weitergehend ein Schlechthinverbot des Bestandteils "Culinaria" verlangt werde, ist unbeachtlich, da sie auf eine in der Revisionsinstanz unzulässige Antragsänderung abzielt. Gegenstand der rechtlichen Beurteilung ist daher nach wie vor der Klageantrag zu I 3 in seiner beim Berufungsgericht gestellten Fassung, den die Klägerinnen in der Revisionsinstanz hilfsweise gestellt haben.
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Antragsänderungen im Revisionsverfahren sind nach § 559 ZPO grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt zwar vor allem für die Fälle, in denen die Änderung nur eine Beschränkung oder Modifikation des früheren Antrags darstellt und sich auf einen Sachverhalt stützt, der vom Tatrichter bereits gewürdigt worden ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 7. November 1957 - II ZR 280/55, BGHZ 26, 31, 37 f.; Urteil vom 4. Mai 1961 - III ZR 222/59, NJW 1961, 1467 f.; Urteil vom 28. September 1989 - IX ZR 180/88, NJW-RR 1990, 122; Urteil vom 28. Februar 1991 - I ZR 94/89, GRUR 1991, 680 - Porzellanmanufaktur). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier aber nicht vor.
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Die Änderung stützt sich allerdings auf einen Sachverhalt, der bereits vom Berufungsgericht zu würdigen war. Die Klägerinnen haben - entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung - bereits in den Vorinstanzen eine Verletzung ihrer Rechte durch die von der Beklagten zu 2 konkret benutzte Firma "Villa Culinaria Hamburg GmbH" behauptet. In den Vorinstanzen haben die Klägerinnen wegen der von ihnen behaupteten Rechtsverletzung allerdings die Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils "Culinaria" beantragt; dagegen begehrten sie in der Revisionsinstanz wegen dieser Rechtsverletzung die Einwilligung in die Löschung der gesamten Firma "Villa Culinaria Hamburg GmbH". Diese beabsichtigte Änderung zielt nicht auf eine Beschr änkung oder Modifikation des früheren Antrags.
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Mit dem früheren Antrag haben die Klägerinnen - entgegen der Ansicht der Revision - kein Schlechthinverbot des Firmenbestandteils "Culinaria" beansprucht. Die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils steht der Eintragung oder Verwendung dieses Bestandteils innerhalb einer anderen Kombination nicht zwingend entgegen. Der Antrag auf Einwilligung in die Löschung der vollen Firma geht deshalb weiter als der Antrag auf Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1973 - I ZR 129/71, GRUR 1974, 162, 164 - etirex; Urteil vom 26. September 1980 - I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 64 - Sitex; Urteil vom 3. November 1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117, 119 = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 31 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; vgl. auch BGH, Urteil vom 29. März 2007 - I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 41 = WRP 2007, 1346 - Bundesdruckerei). Mit dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung der gesamten Firma "Villa Culinaria Hamburg GmbH" fordern die Klägerinnen daher nicht weniger, sondern mehr als mit dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils "Culinaria".
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Anders verhielte es sich, wenn die Klägerinnen in den Vorinstanzen die Unterlassung der Nutzung des Firmenbestandteils "Culinaria" beantragt hätten und in der Revisionsinstanz die Unterlassung der Nutzung der vollen Firma "Villa Culinaria Hamburg GmbH" beantragen würden. Bei einem Unterlassungsantrag geht das Verbot des Firmenbestandteils weiter als das Verbot der vollen Firma, weil es die Verwendung des Firmenbestandteils auch in jeder anderen Kombination ausschließt (vgl. BGH, GRUR 1974, 162, 164 - etirex; GRUR 1981, 60, 64 - Sitex). Gegenüber einem Antrag auf Unterlassung der Nutzung des Firmenbestandteils "Culinaria" wäre ein Antrag auf Unterlassung der Nutzung der vollen Firma "Villa Culinaria Hamburg GmbH" daher weniger weitreichend. Hier steht aber kein Unterlassungsantrag, sondern ein Löschungsantrag in Rede.
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Soweit den Senatsentscheidungen Haus & Grund II (BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Rn. 34 = WRP 2008, 1532) und Haus & Grund III (Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108